Dit artikel gaat er over dat het verbazingwekkend is dat niet alleen jonge vakgenoten, maar ook de gevorderden in het vak niet vooraf even checken of de door hen gebudgetteerde inspanningen wel goed besteed zullen worden. Men gaat soms aan de slag met een naam, bedacht door een klant. Duizenden euro's worden in het strategische en creatieve traject gestoken. Er wordt een prachtig logo, briefpapier of totale campagne ontwikkeld. Later blijkt dat iemand anders deze naam al heeft.

En dan zijn de poppen aan het dansen. Er zijn verhalen bekend waarbij er een loose-loose situatie ontstaat: hopen dat er geen slapende honden wakker gemaakt worden en als die wakker wordt, dan moeten we 50.000 Euro aan briefpapier vernietigen, dat is beter dan nu de totale inspanningen stop zetten want dat betekent een verlies van grofweg 2 miljoen.

Dat is vreemd. Als je als bureau op het eind met het advies moet komen: "maak maar geen slapende honden wakker", slapen het bureau en de klanten dan nog wel goed? Er zijn uiteraard ook communicatiebureaus die wel kundig met de materie omgaan.

• Het merk moet onderscheidend vermogen hebben
  Gelet op het feit dat een merk functioneert als onderscheidingsteken, dient een teken gekozen te worden dat voldoende origineel is en in staat uw producten en/of diensten te onderscheiden. Zo zal APPLE niet onderscheidend zijn voor fruit, maar wel voor computers.
  Naast het onderscheidend vermogen ten opzichte van de producten en diensten zelf, dient het teken zich tevens te kunnen identificeren ten opzichte van de reeds bestaande merken van de concurrenten en anderen. Indien je ervoor kiest een in jouw branche veelgebruikt woord als merk te gebruiken, dan zal het bijzonder moeilijk en wellicht onmogelijk zijn dit merk duidelijk te positioneren. Bovendien wordt er juridisch gezien beter aan gedaan een merk te kiezen dat duidelijk van de overige merken in de eigen branche afwijkt.
• Beschrijvende merken of fantasiemerken?
  Hoewel beschrijvende merken marketingtechnisch aantrekkelijk kunnen zijn om het publiek direct te informeren over wat aangeboden wordt, is dit vaak in strijd met de mogelijkheden voor juridische bescherming van het merk. Immers, te beschrijvende namen moeten in principe vrij zijn om door iedereen te worden gebruikt. Zij kunnen derhalve niet door middel van een merkrecht door één partij worden gemonopoliseerd. Als gevolg hiervan worden te beschrijvende merken in veel landen voor registratie geweigerd. Dit geldt ook in de Benelux.
  Bovendien hebben beschrijvende namen die net niet té beschrijvend zijn vaak een geringe beschermingsomvang. Dit heeft tot gevolg dat het merk van een derde een (zeer) grote mate van overeenstemming moet hebben, wil er sprake van een conflictsituatie kunnen zijn. Hoewel het meer marketinginspanning zal vergen, is het juridisch gezien beter om fantasiemerken te kiezen, zoals bijvoorbeeld KODAK. Het woord KODAK zegt niets over filmrolletjes die onder het merk worden aangeboden, maar een breed publiek weet inmiddels wel welke producten ermee worden bedoeld. Doordat het onderscheidend vermogen van dit merk groot is, is de beschermingsomvang ook groot en heeft de houder een groter kader om kapers op de kust uit de buurt te houden.
• Misleidende merken zijn verboden
  Het zal je niet verbazen dat misleidende merken niet zijn toegestaan. Dit verbod wordt echter strikt toegepast en elke mogelijke misleiding voortvloeiend uit de relatie tussen het merk en de producten en/of diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd, dient vermeden te worden. Het gaat hierbij om elke misleiding ten aanzien van de aard, herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de producten en/of diensten. Zo heeft een rechter bepaald dat het gebruik van de afbeelding van een leeuw voor de diensten van een administrateur de onjuiste indruk kan wekken dat er van overheidswege een erkenning is verleend (NIVAK).